Номер вимоги: UA-2021-01-19-002743-a.b1
Статус:
Відхилена
Учасник: ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТРЕЙДИНГОВА КОМПАНІЯ", Код ЄДРПОУ:43621716
Дата подання: 24.01.2021 17:44
Керуючись п. 1.1. Додатком 1 до тендерної документації учасники повинні були виконати наступну умову:
«Учасником додатково надаються : документи що підтверджують використання Учасником торгівельної марки на території України, що використовується або розміщена на бланках дозволах, талонах, АЗС.»
Тендерна документація не заперечує з одного боку можливість участі в процедурі Закупівлі, учасників, які здійснюють свою діяльність на умовах партнерських договорів, а з іншого боку Замовник зазначає явно дискримінаційні умови, щодо використання об’єктів права інтелектуальної власності. Вимагаючи від учасників наявність документів що підтверджують право використання Учасником торгівельної марки - Замовник порушує принципи проведення закупівель, які закріплено в ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), зокрема «недискримінація учасників», оскільки у випадку якщо реалізація учасником пального на підставі талонів здійснюватиметься не через власну мережу АЗС, а через мережі АЗС компаній-партнерів, то вимога тендерної документації унеможливлює її виконання тими учасниками, які здійснюють реалізацію палива через декілька партнерських мереж АЗС та продають талони торгової марки власника мережі АЗС.
Отже, Замовник без жодного належного обґрунтування необхідності, вимагає наявність прав на використання цієї торгової марки.
Відповідно до положень Господарського кодексу України, кожен суб’єкт господарювання вільний у виборі способів і методів господарювання, місця ведення господарської діяльності. У стислі строки, які надані для підготовки участі уторгах, нафтотрейдери не мають змогу змінити спосіб господарювання аби виконати ці дискримінаційні вимоги, щодо наявності в учасника ліцензійного договору на використання об’єктів права інтелектуальної власності (знаків для товарів і послуг).
Таким чином, вимога щодо наявності документів що підтверджують використання Учасником торгівельної марки на території України, що використовується або розміщена на бланках дозволах, талонах, АЗС носить дискримінаційний характер та має бути вилучена, оскільки суперечить законодавству. В інакшому випадку - звернемося до АМКУ.
Розгорнути
Згорнути
Рішення замовника: Вимога не задоволена
Доброго дня, дякуємо за поставлену вимогу.
Відповідно до додатку 1 тендерної документації учасники процедури закупівлі мають надати документи що підтверджують використання Учасником торгівельної марки на території України, що використовується або розміщені на бланках дозволах, талонах, АЗС.
Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України (далі за текстом – ЦК України), торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Статтею 495 ЦК України встановлено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:
1) право на використання торговельної марки;
2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;
3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Так, частиною 2 цієї статті встановлено, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.
З загальної частини теорії права вбачається, що право користування— це закріплена нормами права (тобто юридично забезпечена) можливість добування корисних властивостей речі для задоволення потреб власника чи інших осіб.
Слід звернути увагу, що ЦК України передбачена можливість надавати у користування об'єкти права інтелектуальної власності, у тому числі торгівельну марку.
Так, частиною 3 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі за текстом – Закон) передбачено, що набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, строк дії свідоцтва якого становить 10 років.
Так, згідно частини 8 статті 16 Закону власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.
Разом з тим, ліцензійний договір повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.
Статтею 1109 ЦК України встановлено, що за умовами ліцензійного договору одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.
У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.
Окрім того, ЦК України передбачена, ще одна можливість користуватись торгівельною маркою на законних підставах.
Так, частиною 1 ст. 1113 ЦК України передбачено, що сторони можуть укласти договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, згідно умов якого одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.
Таким чином, як вбачається в вищевикладеного користуватись торгівельною маркою може лише її власник, або сторона яка уклала відповідний правочин з власником такої торгівельної марки.
Звертаємо увагу, що учасник процедури закупівлі необґрунтовано вважає, що замовник не мав права вимагати наявність прав на використання торгової марки, так, як відповідно до частини 3 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.
Разом з тим, повідомляємо, що відповідно до ст. 18 Закону України «Про публічні закупівлі» виключно Органом оскарження може бути надано висновок про наявність або відсутність порушення процедури закупівлі, а тому твердження учасника про наявність «дискримінаційних» вимог в умовах тендерної документації не має нормативного підтвердження.
Враховуючи те, що учасник не обмежений у праві укладати договори на право користування торгівельною маркою з власниками таких торгівельних марок, вважаємо вимогу учасника такою, що не підлягає задоволенню.